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商品通用名称及其正当使用的认定

发布时间:2020-07-27 15:58
所属栏目:法律学堂
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一、问题的提出

二、商品通用名称的判断

三、正当使用的判断

四、总结

 
一、问题的提出

 
商标法》第59条第1款规定,注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有的地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。
因此,如果被诉标识为商品通用名称,而且属于善意的正当使用,就不构成侵犯商标权的行为,这属于商标侵权诉讼中常见的正当使用抗辩。
但是,实务中,如何认定涉案标识为商品通用名称,以及对该标识的使用是否属于正当使用,是判断的难点。
本文将基于最高法院的九项裁判要旨,总结上述问题的分析思路。
 
 
二、商品通用名称的判断

 
商标法意义下的通用名称,指相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的。因此,为了证明某一名称构成通用名称,首先要从相关公众的认知、使用习惯、历史传统等角度进行证明。其次,词典、工具书将其列为通用名称的,可以作为参考。最后,如果法律规定为通用名称的,或者国家标准、行业标准中将其作为商品通用名称使用的,应当认定为通用名称。
 
裁判要旨一:商品通用名称的认定
在再审申请人沁州黄公司与被申请人檀山皇发展公司等侵害商标权纠纷案【(2013)民申字第1642号】中,最高人民法院认为,因历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场较为固定的商品,其在该相关市场内的通用称谓可以认定为通用名称。
裁判文书摘录:
关于二审判决认定"沁州黄"为通用名称是否有事实和法律依据的问题。依据原审法院查明的事实,1959年山西省农业建设厅编辑的《山西省农作物品种志》记载:谷子品种"沁州黄"分布在山西省晋东南专区的沁县、晋北专区的岚县、太原市及太谷县等地。1987年商业部粮食购销司编著的《粮食商品手册·名优品种》一书,将"沁州黄"小米列为5个小米名优品种之一。2004年7月1日实施的中华人民共和国国家标准《原产地域产品沁州黄小米》(GB19503-2004)及2008年11月1日实施的中华人民共和国国家标准《地理标志产品沁州黄小米》(GB/T19503-2008),对"沁州黄小米"的定义均为:源于古沁州,即现今山西省长治市所辖沁县、武乡、襄垣及屯留县境内特定的小米产区,选用沁州黄等优质品种,按照特定生产技术规程种植的谷子加工而成的粳性小米。约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场较为固定的商品,在该相关市场内通用的称谓,可以认定为通用名称。虽然在沁州黄公司再审审查期间提交的中国国家图书馆古籍馆收藏的康熙版、乾隆版及光绪版沁州志中,未见"沁州黄"为皇家贡米和传统地方名米的记载,且在《中国参与巴拿马太平洋博览会记实》中,未见"沁州黄"小米参加博览会并获奖的记录,但并不能因此否定"沁州黄"作为一种谷物品种名称的事实。"沁州黄"能够反映出一类谷子(米)与其他谷子(米)的根本区别,符合通用名称的要求。
"沁州黄"并非沁州黄公司最初使用并创造的名称。沁州黄公司对沁州黄小米品种提纯复壮、产业化及商品化的贡献,不能成为主张"沁州黄"不构成通用名称的理由。沁州黄公司也未提交相关证据证明"沁州黄"已经与其形成了一一对应关系。
依据原审法院查明的事实,国家质检总局2005年第210号公告,通过了对沁州黄公司提出的沁州黄小米地理标志产品专用标志使用申请的审核,并给予注册登记。依据本案再审审查阶段查明的事实,国家质检总局2013年第22号公告,通过了对檀山皇基地公司提出的沁州黄小米地理标志产品专用标志使用申请的审核,并给予注册登记。"沁州黄小米"作为地理标志产品进行保护,意味着任何符合该标准的企业和个人都可获得平等准入和保护,并不能为任何企业和个人所专有。与此同时,被核准使用的企业和个人可以通过地理标志产品的保护寻求救济,禁止未经核准企业和个人使用该专用标志,或者使用与该专用标志近似,易使相关消费者将该产品误认为地理标志产品的行为。沁州黄公司关于二审判决认定"沁州黄"为通用名称不当的再审理由不能成立,本院不予支持。
 
裁判要旨二:法定通用名称的认定
在再审申请人福州米厂与被申请人五常市金福泰农业股份有限公司、福建新华都综合百货有限公司福州金山大景城分店等侵害商标权纠纷案(简称“稻花香”侵害商标权纠纷案)【(2016)最高法民再374号】中,最高人民法院指出,农作物品种审定办法规定的通用名称与商标法意义上的通用名称含义并不完全相同,不能仅以审定公告的品种名称为依据,认定该名称属于商标法意义上的法定通用名称。
裁判文书摘录:
本院再审认为,本案争议焦点问题为:“稻花香”是否属于法定的通用名称;“稻花香”是否属于约定俗成的通用名称;五常公司、大景城分店和新华都公司的行为是否构成侵害涉案商标专用权;民事责任如何承担。
  (一)“稻花香”是否属于法定的通用名称
  根据商标法实施条例第四十九条的规定,注册商标中含有的本商品的通用名称,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。
  根据五常公司提供的《黑龙江省农作物品种审定证书》,黑龙江省农作物品种审定委员会于2009年对品种名称为“五优稻4号”、原代号为“稻花香2号”的水稻品种予以了审定编号,并决定从当年起定为五常市区域内的推广品种。二审法院认为品种审定办法第三十二条规定,审定公告公布的品种名称为该品种的通用名称。因此,黑龙江省农作物品种审定委员会所审定的“五优稻4号”、原代号为“稻花香2号”的水稻品种可以认定为法定的通用名称。对此,本院认为,首先,法律规定为通用名称的,或者国家标准、行业标准中将其作为商品通用名称使用的,应当认定为通用名称。本案中,五常公司并无证据证明“稻花香”依据法律规定或者国家标准、行业标准应认定为法定的通用名称。其次,品种审定办法规定的通用名称与商标法意义上的通用名称含义并不完全相同,不能仅以审定公告的名称为依据,认定该名称属于商标法意义上的通用名称。品种审定办法第三十二条第三款规定,“审定公告公布的品种名称为该品种的通用名称。禁止在生产、经营、推广过程中擅自更改该品种的通用名称。”此处规定的通用名称是指根据品种审定办法审定公告的主要农作物品种名称,用以指代该特定品种。该名称在生产、经营、推广过程中禁止擅自更改。商标法中的通用名称指代某一类商品,因该名称不能用于指代特定的商品来源,故相关公众都可以正当使用。再次,根据品种审定办法第三十二条的规定,审定公告的通用名称在实际的使用过程中不得擅自更改。审定公告的原代号为“稻花香2号”,并非“稻花香”,在在先存在涉案商标权的情况下,不能直接证明“稻花香”为法定的通用名称。
  因此,现有证据不足以证明“稻花香”为法定的通用名称,二审判决以品种审定办法为依据认定“稻花香”为法定的通用名称,适用法律错误,本院予以纠正。福州米厂关于“稻花香”不属于法定的通用名称的申请再审理由成立,本院予以支持。
 
裁判要旨三:约定俗成通用名称的认定
  在前述“稻花香”侵害商标权纠纷案中,最高人民法院指出,产品的相关市场并不限于特定区域而是涉及全国范围的,应以全国范围内相关公众的通常认识为标准判断是否属于约定俗成的通用名称。
裁判文书摘录:
 (二)“稻花香”是否属于约定俗成的通用名称
  相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的,应当认定该名称为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典列为通用名称的,可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场较为固定的商品,在该相关市场内通用的称谓,可以认定为通用名称。
  对于“稻花香”是否属于约定俗成的通用名称。二审法院认为,五常这一特定地域范围内的相关种植农户、大米加工企业和消费者均普遍认为“稻花香”指代的是一类稻米品种。可以认定,基于五常市这一特定的地理种植环境所产生的“稻花香”大米属于约定俗成的通用名称。可见,二审法院实际上认为稻米品种的通用名称也是大米商品的通用名称,同时认为“稻花香”大米属于由于五常市特定地理环境形成的在该相关市场内较为固定的商品,属于在该相关市场内的通用名称。
  对此,本院认为,首先,关于稻米品种的通用名称是否可以作为大米商品的通用名称。根据水稻种植、收获、生产、销售的过程,水稻最终以大米这种商品的形式呈现给消费者。因此,如果“稻花香”为涉案特定稻米品种约定俗成的通用名称,对于用该稻米品种种植加工出来的大米,可以标注“稻花香”以表明大米品种来源,即稻米品种的通用名称可以延伸使用于以此品种种植加工出来的大米上。其次,关于“稻花香”是否属于涉案特定稻米品种约定俗成的通用名称。约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。当然,本院注意到,基于历史传统、风土人情、地理环境等原因,某些商品所对应的相关市场相对固定,如果不加区分地仍以全国范围相关公众的认知为标准,判断与此类商品有关的称谓是否已经通用化,有违公平原则。但是,适用不同评判标准的前提是,当事人应首先举证证明此类商品属于相关市场较为固定的商品。否则,是否构成约定俗成的通用名称,仍应当以全国范围内相关公众的通常认知作为判断依据。本案中,被诉侵权产品销售范围并不局限于五常地区,而是销往全国各地,在福州米厂的所在地福建省福州市的超市内就有被诉侵权产品销售。在这种情况下,被诉侵权产品相关市场并非较为固定在五常市地域范围内,应以全国范围内相关公众的通常认识为标准判断“稻花香”是否属于约定俗成的通用名称。为证明“稻花香”属于约定俗成的通用名称,五常公司先后提交了五常市农业局出具的《关于稻花香大米名称的使用证明》、五常市龙凤山镇人民政府出具的《证明》、五常市稻米商业商会提供的《关于五常市稻花香大米品牌维权的综合材料》、“稻花香2号”主要育种人田永太出具的证明材料、媒体的相关报道等证据,并申请证人出庭作证。上述证据多为五常市当地有关部门、稻农或育种人出具的证明材料,媒体报道数量有限,以全国范围内相关公众的通常认识为标准,现有证据不足以证明“稻花香”属于约定俗成的通用名称。二审判决认为“稻花香”属于五常地域范围内约定俗成的通用名称,未考虑被诉侵权产品已经销往全国,相关市场超出五常地域范围的实际情况,确有错误,本院予以纠正。福州米厂关于“稻花香”不属于约定俗成的通用名称的申请再审理由成立,本院予以支持。
 
裁判要旨四:独家经营和使用的具有产品和品牌混合属性的商品名称不应认定为通用名称
在佛山合记公司与珠海香记公司侵犯注册商标专用权纠纷案【(2011)民提字第55号】中,最高人民法院认为,由于特定的历史起源、发展过程和长期唯一的提供主体以及客观的市场格局,保持着产品和品牌混合属性的商品名称,仍具有指示商品来源的意义,不能认定为通用名称。
裁判文书摘录:
二、关于香记公司的行为是否侵犯了合记公司的注册商标专用权
  合记公司拥有第166967号“盲公牌盲公”商标和第1965555号“盲公”商标,依法应受保护。根据《商标法》第五十二条的规定,未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的,属侵犯注册商标专用权的行为。本案中,香记公司其生产和销售的产品与合记公司注册商标核定使用商品相同,虽然被控产品饼身标注的“盲公饼”字体与合记公司第166967号和第1965555注册商标的字体存在一些差异,外包装盒标贴“盲公饼”与第166967号注册商标也存在一些不同,但这些差别是细微的,构成在同一种商品上使用与注册商标近似商标的行为。
  香记公司抗辩主张盲公饼是通用名称,其标注“盲公饼”是正当使用。对此,本院认为,本案中,根据查明的事实可以看出,盲公饼是有着200多年历史的一种佛山特产,有着特定的历史渊源和地方文化特色。虽然“盲公饼”具有特殊风味,但“盲公”或者“盲公饼”本身并非是此类饼干的普通描述性词汇。从其经营者传承看,虽然经历了公私合营、改制等过程,但有着较为连续的传承关系,盲公饼是包括合记饼店、佛山市合记饼干糖果食品厂、佛山市糖果厂、嘉华公司、合记公司等在内的数代经营者独家创立并一直经营的产品。而且在我国《商标法》施行不久,“盲公饼”的经营者即申请了“盲公”商标,并且积极维护其品牌,其生产的“盲公饼”具有较高的知名度。虽然香记公司主张“盲公饼”是通用名称,但未能举出证据证明在我国内地还有其他厂商生产“盲公饼”,从而形成多家主体共存的局面。虽然有些书籍介绍“盲公饼”的做法,我国港澳地区也有一些厂商生产各种品牌的“盲公饼”,这些客观事实有可能使得某些相关公众会认为“盲公饼”可能是一类产品的名称,但由于特定的历史起源、发展过程和长期唯一的提供主体以及客观的市场格局,我国内地的大多数相关公众会将“盲公饼”认知为某主体提供的某种产品。因此,在被诉侵权行为发生时,盲公饼仍保持着产品和品牌混合的属性,具有指示商品来源的意义,并没有通用化,不属于通用名称。对于这种名称,给予其较强的保护,禁止别人未经许可使用,有利于保持产品的特点和文化传统,使得产品做大做强,消费者也能真正品尝到产品的风味和背后的文化;相反,如果允许其他厂家生产制造“盲公饼”,一方面权利人的权益受到损害,另一方面也可能切断了该产品所承载的历史、传统和文化,破坏了已有的市场秩序。
  综上,“盲公饼”并非商品通用名称,香记公司关于其正当使用的抗辩不能成立。香记公司未经合记公司许可,在与注册商标核定使用商品相同的商品上使用与注册商标近似商标的“盲公饼”的行为,易使得相关公众误认为该产品来自合记公司或者其提供主体与合记公司之间存在特定关系,侵犯了合记公司第166967号和第1965555注册商标专用权,应当承担相应的民事责任。二审判决关于香记公司饼身“盲公饼”的行为未侵犯合记公司注册商标专用权,包装上“盲公饼”仅侵犯第1965555号注册商标,未侵犯第166967号注册商标的认定不妥,本院予以纠正。
 
 
三、正当使用的判断
 
被诉侵权人在商业活动中使用相关标识的主要目的在于客观描述商品通用名称,并且在其实际使用过程中,并未完整使用与涉案商标相同的图文组合形式,或者刻意模仿涉案商标,也没有证据显示被诉侵权人使用相关标识是为了攀附涉案商标的商业信誉,这样的使用行为不会导致相关公众将涉案标识视为商标,而对商品来源发生混淆误认,因而构成正当使用。判断是否属于善意和必要,可以参考商业惯例等因素。
 
裁判要旨五:对描述性商标的正当使用的判断
在“片仔癀”商标侵权案〔(2009)民申字第1310号〕中,最高人民法院认为,当注册商标具有描述性时,其他生产者出于说明或客观描述商品特点的目的,以善意方式在必要的范围内予以标注,不会导致相关公众将其视为商标而发生来源混淆的,构成正当使用;判断是否属于善意和必要,可以参考商业惯例等因素。
裁判文书摘录:
《中华人民共和国商标法实施条例》第四十九条规定,注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。片仔癀是一种药品的名称,如果被控产品中含有片仔癀成分,生产者出于说明或客观描述商品特点的目的,以善意方式在必要的范围内予以标注,不会导致相关公众将其视为商标而导致来源混淆的,可以认定为正当使用。判断是否属于善意,是否必要,可以参考商业惯例等因素。宏宁公司如果是为了说明其产品中含有片仔癀成分,应当按照商业惯例以适当的方式予以标注,但是本案中,宏宁公司却是在其生产、销售商品的包装装潢显著位置突出标明"片仔癀"、"PIENTZEHUANG"字样,该标识明显大于宏宁公司自己的商标及其他标注,并且所采用的字体与片仔癀公司的注册商标基本一致。该种使用方式已经超出说明或客观描述商品而正当使用的界限,其主观上难谓善意,在涉案商标已经具有很高知名度的情况下,客观上可能造成相关公众产生商品来源的混淆,因此宏宁公司关于其使用是正当使用的主张不能成立。
 
裁判要旨六:商标侵权案件中正当使用的认定
  在再审申请人冯印与被申请人西安曲江阅江楼餐饮娱乐文化有限公司侵害商标权纠纷案【(2017)最高法民申4920号】中,最高人民法院指出,被诉侵权人在其企业名称中及其他商业活动中使用相关符号的主要目的在于客观描述并指示其服务的特点,并且在其实际使用过程中,从未完整使用与涉案商标相同的图文组合形式,亦无证据显示被诉侵权人对相关符号文字的使用旨在攀附涉案商标的商业信誉,可以认定被诉侵权行为并不具有使相关公众混淆误认的可能性,进而不构成侵害涉案商标权。
裁判文书摘录:
本院经审查认为,本案的争议焦点问题是:阅江楼公司使用“阅江楼”标识的行为是否侵害了涉案商标权。对此本院认为,根据《中华人民共和国商标法》(以下简称商标法)第五十七条的规定,未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标并容易导致混淆的,构成侵害注册商标专用权的行为。同时,根据商标法第五十九条第一款的规定,注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。具体到本案而言,涉案商标由“阅江楼”文字及其上方的图形部分组合而成,冯印指称阅江楼公司实施的被诉侵权行为包括:将“阅江楼”文字作为其企业字号从事餐饮服务、在经营场所正门悬挂“阅江楼”巨幅招牌并在餐具、菜单等处突出使用“阅江楼”文字。对于冯印的上述主张,本院认为,注册商标专用权人有权制止他人未经许可,在相同或类似商品上使用相同或者近似商标并可能导致公众混淆的行为,但同时商标权人应当遵循诚实信用原则,依法正当行使自身的权利。当注册商标中含有具有描述性质的文字,而他人使用的目的在于指示或描述客观事实时,权利人无权禁止该种使用行为。具体到本案被诉侵权行为而言,根据原审法院已经查明的事实,西安阅江楼为座落于西安曲江池遗址公园内的一处景观。根据阅江楼公司与西安曲江文化(旅游)集团有限公司的协议,阅江楼公司获得了在阅江楼经营餐饮项目的权利。阅江楼公司的企业名称完整使用了“曲江阅江楼”字样,且根据阅江楼租赁合作协议,阅江楼及其相关场地、设备、设施、装饰、装修等附属资产,亦全部来自于原有的阅江楼景观。因此,无论是阅江楼公司在其企业名称中选用“阅江楼”文字,还是在其经营场所及菜单、餐具上使用“阅江楼”文字的行为,主要目的仍在于客观描述并指示其经营场所所在地——西安阅江楼。在其使用过程中,阅江楼公司从未完整使用与涉案商标相同的图文组合形式,亦无证据显示阅江楼公司对“阅江楼”文字的使用旨在攀附涉案商标的商业信誉。据此,一审、二审法院认定被诉侵权行为并不具有使相关公众混淆误认的可能性,进而不构成侵害涉案商标权的结论,具备事实与法律依据,本院予以支持。当然,本院需要指出的是,市场经营者在开展经营活动的过程中,应当秉持诚实信用原则,尽量保持有关商业标识之间的足够距离。因此,阅江楼公司在今后的经营活动中,亦应合理、审慎地使用有关商业标识,避免引发不必要的纠纷。综上,冯印所提再审申请理由均不能成立,本院不予支持。
 
裁判要旨七:商品通用名称的正当使用
在再审申请人沁州黄公司与被申请人檀山皇发展公司等侵害商标权纠纷案【(2013)民申字第1642号】中,最高人民法院认为,注册商标权人不能因其在该商品市场推广中的贡献主张对该商品的通用名称享有商标权,无权禁止他人使用该通用名称来表明商品品种来源。
裁判文书摘录:
关于檀山皇发展公司、檀山皇基地公司使用"沁州黄"是否属于正当使用,是否会造成相关公众混淆和误认的问题。商标法实施条例第四十九条规定:"注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。""沁州黄"是一种谷物品种的通用名称。沁州黄小米是选用"沁州黄"等优质品种,按照特定生产技术规程种植的谷子加工而成的粳性小米。在此基础上,沁州黄公司的"沁州"注册商标虽然具有较高知名度,但是无权禁止其他企业将"沁州黄"文字使用在以"沁州黄"谷子加工而成的小米商品上,以表明其小米的品种来源。檀山皇发展公司、檀山皇基地公司在其生产销售的小米商品包装明显位置使用了自己的注册商标,其在包装上使用"沁州黄"文字以表明小米品种来源的行为,属于正当使用,并无不当。檀山皇发展公司、檀山皇基地公司没有突出使用"沁州"文字,也没有证据证明其攀附"沁州"注册商标商誉的主观恶意。因此,二审判决关于檀山皇发展公司、檀山皇基地公司使用"沁州黄"文字属于正当使用,不侵犯"沁州"注册商标专用权的认定正确,适用法律并无不当。沁州黄公司相关再审理由不能成立。
 
裁判要旨八:农作物品种名称的正当使用
在前述“稻花香”侵害商标权纠纷案中,最高人民法院指出,在存在他人在先注册商标权的情况下,经审定公告的农作物品种名称可以规范使用于该品种的种植收获物加工出来的商品上,但该种使用方式仅限于表明农作物品种来源且不得突出使用。
裁判文书摘录:
 (三)五常公司、大景城分店和新华都公司的行为是否构成侵害涉案商标专用权
  根据商标法第五十二条规定,未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的,属侵犯注册商标专用权。本案中,首先,涉案商标于1998年3月提出申请,于1999年7月28日获得注册。2009年3月18日,黑龙江省农作物品种审定委员会出具《黑龙江省农作物品种审定证书》,审定公告了“五优稻4号”、原代号“稻花香2号”的水稻品种。从时间顺序上,涉案商标的申请日远远早于“稻花香2号”水稻的审定公告日,五常公司现有证据也不能证明在涉案商标申请日之前“稻花香”作为一类稻米品种已经宣传推广并具有一定知名度,因此,福州米厂申请注册涉案商标主观上并无恶意。其次,被诉侵权产品系大米,涉案商标核定使用的商品也是大米,两者属于同一种商品。被诉侵权产品“乔家大院稻花香米”的包装袋正面居中位置以较大字体标注了“稻花香DAOHUAXIANG”,将该标志与涉案商标进行比对,在文字和字母方面均相同,只是在文字的字体和背景颜色上稍有区别,构成近似商标。被诉侵权产品“乔家大院稻花香米”与涉案商标的商品共存于市场,容易造成相关公众的混淆误认。大景城分店和新华都公司对于被诉侵权产品“乔家大院稻花香米”系由大景城分店所销售的事实没有异议,五常公司对该产品系由其生产、供货给新华都公司,由大景城分店对外进行销售的事实亦无异议。因此,可以认定五常公司、大景城分店和新华都公司未经许可的行为,侵害了涉案商标专用权。二审法院关于“稻花香”属于通用名称,被诉侵权产品的标注方式属于正当使用不构成侵害涉案商标专用权的认定有误,本院予以纠正,福州米厂相应申请再审理由成立,本院予以支持。
  本案的特殊之处在于,福州米厂申请注册涉案商标主观上并无恶意,注册商标专用权在全国范围内具有效力,应得到有效保护。根据现有证据,“稻花香2号”作为审定公告的品种,对于五常这一特定地域范围内的相关种植农户、大米加工企业和消费者而言,在以“稻花香2号”种植加工出的大米上使用“稻花香”主观上也并无攀附涉案商标的恶意。基于公平原则,考虑到双方的利益平衡,本院认为,对于五常这一特定地域范围内的相关种植农户、大米加工企业和消费者而言,可以在以“稻花香2号”种植加工出的大米上规范标注“稻花香2号”,以表明品种来源。但本院需要在此特别强调:该种标注方式仅限于表明品种来源且不得突出使用。
 
裁判要旨九:不具有区分商品来源作用的描述性使用不构成商标侵权
  在再审申请人茂志公司与被申请人梦工场公司、派拉蒙公司、中影公司、华影天映公司侵害商标权纠纷案【(2014)民申字第1033号】中,最高人民法院指出,不具有区分商品或服务来源作用的描述性使用,不构成对商标权的侵害。
裁判文书摘录:
  本院认为,根据一、二审法院查明的事实,结合当事人的再审申请理由和答辩意见,本案的争议焦点问题是:被申请人在其电影及相关宣传材料中使用“功夫熊猫”之行为是否属于商标法意义上的商标使用行为。
  《中华人民共和国商标法》(2001年修正)第五十二条第(一)项规定:未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的,属于侵犯注册商标专用权的行为。由于商标是一种使用在商业上的标识,其基本特性是区别商品或者服务来源,因此构成侵犯注册商标专用权的基本行为是在商业标识意义上使用相同或者近似商标的行为,也就是说被诉侵权标识的使用必须是商标意义上的使用。鉴此,在本案中确定被申请人使用“功夫熊猫”的行为是否构成侵犯注册商标专用权,应当视其是否属于商标意义上的使用行为而定,即应当看被申请人使用“功夫熊猫”标识是否具有区分商品来源之作用。
  本案中,根据一、二审法院查明的事实,梦工场公司制作的《功夫熊猫》电影在茂志公司第6353409号注册商标获准注册前的2008年就已经在中华人民共和国地区公映,并自2005年起就在新闻报道、海报等宣传材料中以“功夫熊猫”作为电影名称对上述电影进行了持续宣传。被申请人梦工厂公司制作完成相关电影后,将其“dreamworks”标识显著地使用于其电影、电影海报及其他宣传材料中,用以表明其电影制作服务来源是“dreamworks”。由于《功夫熊猫2》使用“功夫熊猫”字样是对前述《功夫熊猫》电影的延续,且该“功夫熊猫”表示的是该电影的名称,用以概括说明电影内容的表达主题,属于描述性使用,而并非用以区分电影的来源,因此一、二审法院认定被申请人涉案行为并非商标意义上的使用并无不当,茂志公司再审申请理由不能成立,本院不予支持。
 
 
四、小结

 
对于商品通用名称是否构成正当使用的判断,其本质是判断对标识的使用属于识别商品来源的商标性使用,还是作为通用商品名称的描述性使用。可以采用以下判断思路:
首先,关于被诉标识是否属于商品通用名称,从商标法下主要考察相关公众是否会基于商业惯例、风俗习惯、历史传统等原因将该标识作为商品的通用名称,指代的是一类商品,而不会与商品的来源相关联。当然,如果工具书、词典等将其列为通用商品名称可以作为辅助参考。对于法律法规将其规定为通用名称的,笔者认为仍应当考察其是否属于商标法意义下的通用名称。
其次,关于使用行为是否构成商品通用名称的成正当使用,从客观上,要判断该使用行为是否完整使用涉案商标,刻意突出使用或者模仿涉案商标;从主观上,要判断该使用行为是否为了攀附涉案商标的商誉,是否为善意或者必要的使用。
最后,综合上述两方面的情形,判断是否会导致相关公众对商品来源产生混淆误认。
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