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专利侵权诉讼-封闭式权利要求的解释

发布时间:2020-07-27 17:00
所属栏目:法律学堂
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6     封闭式权利要求的解释

 

根据专利审查指南的规定,权利要求有两种撰写方式,一种为开放式权利要求,通常采用“包含”、“包括”、“主要由……组成” 的表达方式,其解释为还可以含有该权利要求中没有述及的结构组成部分或方法步骤;另一种为封闭式权利要求,通常采用“由……组成” 的表达方式,其一般解释为不含有该权利要求所述以外的结构组成部分或方法步骤。
采用开放式权利要求的撰写方式,表明专利申请人只明确限定了权利要求技术方案至少包含的内容,技术方案还可以增加任意的特征,其仍然落入专利的保护范围之内。
开放式权利要求的保护范围虽然很大,但是,并不是适用所有的场合。对于只有特定的特征相互作用才能解决本发明的技术问题的技术方案,只能采用封闭式权利要求的撰写方式,表明专利申请人已经限定了权利要求包含的所有内容,有意将其他特征排除在外。
化学领域的组合物权利要求,通常是非常典型的开放式权利要求或封闭式权利要求。
对于开放式的组合物权利要求,常用的措词为“含有”、“包括”、“包含”、“基本含有”、“本质上含有”、“主要由…… 组成”、“主要组成为”、 “基本上由……组成”、“基本组成为” 等,表示该组合物中还可以含有权利要求中所未指出的某些组分,即使其在含量上占较大的比例。
对于封闭式的组合物权利要求,常用的措词为“由……组成”、“组成为”、“余量为”等,表示要求保护的组合物由所指出的组分组成,没有别的组分, 但可以带有杂质, 该杂质只允许以通常的含量存在。
可见,专利申请人在撰写权利要求时,如果采用了封闭式权利要求的撰写方式,就意味着其排除了权利要求还存在其他的组分、部件或方法步骤。因而,封闭式权利要求其实表达了两层含义,一为权利要求包括所述的组分、部件或方法步骤;二为权利要求不包含其他的组分、部件或方法步骤。这就是封闭式权利要求的解释方法。
在专利侵权比对时,对于封闭式权利要求,如果被诉侵权产品除了包含封闭式权利要求所述的各组分、部件或方法步骤之外,还含有其他组分、部件或方法步骤,实际上不符合封闭式权利要求的第二层含义的限制,因而,按照专利侵权认定的“全面覆盖原则”,应当认定该被诉侵权技术方案未落入权利要求的保护范围之内。
但是,对于组合物权利要求,如果被诉侵权技术方案增加的特征只是实际制备组合物产品中不可避免的合理数量的杂质成分,这样的杂质成分其实并非是封闭式权利要求所要排除的内容,因此,被诉侵权技术方案仍然应当被认定为落入组合物权利要求的保护范围之内。
按照封闭式权利要求的撰写本意来解释权利要求,本来是非常简单、明确的。但是,就如同由权利要求解释的“多余指定原则”转变为“全部技术特征原则”时曾引发了大量的争议与阻力一样,因为我国专利申请人的撰写水平较低,有大量的专利是因为撰写失误而采用了封闭式权利要求的撰写方式,其本意并非是要严格限制权利要求不得包含其他的组分、部件或方法步骤。如果严格按照上述解释规则认定专利保护范围的话,会导致无法实现专利保护的目的。但是,随着专利申请人撰写水平的提高,如果再不严格按照封闭式权利要求的正确解释方法予以确定专利保护范围的话,会严重的影响权利要求的公示效力,使社会公众无法准确判断权利要求的保护范围。因此,2016年专利侵权司法解释二第7条,对封闭式组合物权利要求的解释规则专门予以明确,从而严格权利要求解释的尺度。
 
相关法条链接
 

《专利侵权司法解释二》

第七条 被诉侵权技术方案在包含封闭式组合物权利要求全部技术特征的基础上增加其他技术特征的,人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围,但该增加的技术特征属于不可避免的常规数量杂质的除外。 

前款所称封闭式组合物权利要求,一般不包括中药组合物权利要求。

值得说明的是,封闭式权利要求并不仅限于封闭式组合物权利要求。对于机械、机电、通信、电学、生物、医药等领域,也存在大量的封闭式权利要求。因为只有采用封闭式权利要求的撰写方式,才能表达出排除其他部件或者方法步骤的含义。对于这些领域的封闭式权利要求的解释规则,与封闭式化合物权利要求的解释规则是一致的。

唯一的一个例外,是上述司法解释第7条第2款所规定的中药组合物权利要求。因为中药各组分的作用机理、制作工艺与化学组合物有着明显的不同,可以认为即便中药组合物权利要求采用了封闭式的撰写方式,其也并非要排除其他组分的存在。更为关键的是,中药产业是我国的优势产业,大量专利权人都是国内企业,为了保障我国传统中药产业的创新发展,司法解释对中药产业予以倾斜,对中药组合物权利要求的解释规则采用了更加宽松灵活的处理方式。如果被诉侵权技术方案还包含封闭式中药组合物权利要求限定的其他组分,则需要判断增加的组分是否具有实质性作用,如果对于解决的技术问题具有实质性作用,则可以认定被诉侵权技术方案未落入专利的保护范围之内;反之,即便被诉侵权技术方案增加了一些非杂质性的其他组分,也可以认定被诉侵权技术方案落入专利的保护范围。

 

案例阐释

案例一:山西振东泰盛制药有限公司、山东特利尔营销策划有限公司医药分公司与胡小泉侵害发明专利权纠纷案【(2012)民提字第10号】

案例来源:最高人民法院知识产权案件年度报告(2012)               
裁判要旨:
对于封闭式权利要求,一般应当解释为不含有该权利要求所述以外的结构组成部分或者方法步骤;对于组合物封闭式权利要求,一般应当解释为组合物中仅包括所指出的组分而排除所有其他的组分,但是可以包含通常含量的杂质,辅料并不属于杂质。
案情简介:
涉案专利为专利号200410024515.1、名称为“注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁冻干粉针剂及其生产方法”的发明专利,专利权人为胡小泉。
涉案专利有两项权利要求,其中权利要求2即为一项封闭式组合物权利要求:
2. 一种注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁冻干粉针剂,其特征是:由三磷酸腺苷二钠与氯化镁组成,二者的重量比为100毫克比32毫克。
 
本案中被诉侵权产品的有效成分为三磷酸腺苷二钠和氯化镁,该成分及其配比均与涉案专利权利要求2相同,但被诉侵权产品在制备过程中加入了两种辅料,即精氨酸和碳酸氢钠。专利权人主张被诉侵权产品构成等同侵权。
因此,本案的争议焦点就在于如何解释权利要求2的保护范围,以及被诉侵权产品是否落入权利要求2的保护范围。本案是专利侵权司法解释二公布施行之前,由最高人民法院审判的指导性案例,但是其裁判理由与司法解释的规定一致。
 
裁判文书摘录:
 
本院认为,本案的争议焦点在于:如何确定封闭式权利要求的保护范围?如何确定涉案专利权利要求2的保护范围?被诉侵权产品是否落入涉案专利权利要求2的保护范围?
 
(一)如何确定封闭式权利要求的保护范围
 
泰盛公司和特利尔分公司主张,涉案专利权利要求2采用了“由……组成”的撰写方式,原再审判决将涉案专利权利要求2认定为封闭式权利要求正确,但对封闭式权利要求保护范围的确定与现行法律规定及实践相悖。胡小泉则主张,对封闭式权利要求的解释,不能纯粹依据《审查指南》关于组合物的开放式权利要求和封闭式权利要求的规定进行。
 
对于封闭式权利要求及其解释规则,我国专利法及专利法实施细则没有明确规定,相关规定主要体现于国家知识产权局制定的部门规章《审查指南》之中。涉案专利的申请日为2004年7月21日,对涉案专利申请的审查适用2001年版《审查指南》的相关规定。
 
2001年版《审查指南》第二部分第十章“关于化学领域发明专利申请审查的若干规定”中第3.2.1节“开放式、封闭式及它们的使用要求”规定:
 
“组合物权利要求应当用组合物的组分或者组分和含量等组成特征来表征。组合物权利要求有开放式、封闭式及半开放式三种表达方式。开放式表示组合物中并不排除权利要求中未指出的组分;封闭式则表示组合物中仅包括所指出的组分而排除所有其他的组分;半开放式介于两者之间。这三种表达方式的保护范围不同。常用措词如下。
 
(1)开放式,例如‘含有’、‘包括’、‘包含’、‘基本含有’、‘本质上含有’等,这些都表示该组合物中还可以含有权利要求中所未指出的某些组分,即使其在含量上占较大的比例。
(2)封闭式,例如‘由……组成’、‘组成为’、‘余量为’等,这些都表示要求保护的组合物由所指出的组分组成,没有别的组分,但可以带有杂质,该杂质只允许以通常的含量存在。
(3)半开放式,即‘基本’一词与封闭式的词连用,例如‘基本上由……组成’、‘基本组成为’,采用这种方式表达的权利要求的保护范围介于开放式与封闭式之间。它使封闭式的权利要求只是向着这样一些未指出的组分开放,这些组分可以是任何含量,但必须是那些对所指出的组分的基本特性或者新的特性没有实质上影响的组分。
 
(4)‘主要’一词与封闭式的词连用时,即‘主要由……组成’、‘主要组成为’,其含义为开放式。”
 
关于上述内容,1993年版《审查指南》亦作基本相同之规定。2006年修订《审查指南》时,删除了第二部分第十章“关于化学领域发明专利申请审查的若干规定”中与半开放式权利要求相关的规定,并将原来半开放式权利要求的几种表达方式归入到开放式权利要求中,但对于封闭式权利要求的规定未作修改;同时在权利要求的一般性规定,即《审查指南》第二部分第二章第3.3节“权利要求的撰写规定”中,增加了开放式权利要求和封闭式权利要求的规定,即:“通常,开放式的权利要求宜采用‘包含’、‘包括’、‘主要由……组成’的表达方式,其解释为还可以含有该权利要求中没有述及的结构组成部分或方法步骤。封闭式的权利要求宜采用‘由……组成’的表达方式,其一般解释为不含有该权利要求所述以外的结构组成部分或方法步骤。”
 
从上述内容可以看出,对于开放式权利要求、封闭式权利要求的典型限定方式及其解释规则,《审查指南》的规定是一以贯之的。《审查指南》的相关规定既不存在与专利法、专利法实施细则相抵触的情形,亦符合国际通行做法。此外,通过长期的专利法实践,开放式权利要求与封闭式权利要求的撰写方式和解释规则业已为业界认识和接受。
 
《审查指南》之所以将权利要求划分为开放式和封闭式两种表达方式,并总结了这两种权利要求所使用的不同措词,是为了满足专利申请人申请专利时通过使用不同含义的措词界定专利权保护范围的现实需求。一般来说,在机械领域发明或者实用新型技术方案中增加一个结构技术特征,并不会破坏原技术方案的发明目的,因此,机械领域发明或者实用新型专利申请文件中权利要求的撰写较多采用开放式表达方式,除非在要素省略发明等少数情况下可能采取封闭式表达方式,从而将被省略的要素排除在专利权保护范围之外。相反,由于化学组分的相互影响,在化学领域发明技术方案中增加一个组分,往往会影响原技术方案的发明目的的实现。因此,化学领域发明专利申请文件中权利要求的撰写有采用封闭式表达方式的较大需求。
 
根据《审查指南》中有关开放式、封闭式权利要求的具体规定可知,这两种权利要求由于使用措词的含义不同,其保护范围也不同,由此也决定了在实质审查中获得授权难度的不同。开放式权利要求的保护范围较大,但在实质审查中更容易受到有关“新颖性”、“创造性”或者“权利要求得不到说明书的支持”等方面的质疑,增加了获得授权的难度;与此相反,封闭式权利要求更容易通过实质审查获得授权,但其授权后的保护范围较相应的开放式权利要求小。
 
《审查指南》是国家知识产权局制定并公布、施行的部门规章,是国务院专利行政部门在专利授权、确权程序中对专利申请或者专利进行审查的依据,同时也是专利申请人或者专利权人撰写和修改专利申请文件或者专利文件的指引,更是社会公众理解授权专利权利要求的重要依据。专利申请人或者专利权人在撰写和修改专利申请文件之初,应当了解《审查指南》的相关规定,并根据《审查指南》的相关规定和其发明创造的实际情况选择适当的撰写方式。审查员在审查过程中也应当根据《审查指南》的相关规定对不同的权利要求予以区分和进行审查。
当专利权利要求被授权以后,在《审查指南》相关规定的指引下,社会公众将根据该规定和专利权利要求的用语来判断专利权的保护范围,进而决定采取何种经营策略。为维护社会公众的信赖,在专利侵权诉讼程序中确定专利权的保护范围时,一般应当尊重专利授权程序中适用的《审查指南》相关规定和专利权利要求的用语,即与专利授权程序采取一致的解释立场,除非上述相关规定违背了专利法和其他法律、行政法规的规定和精神。
 
如果专利权人在专利授权程序中出于各种原因未能恰当地选择权利要求的撰写方式,选择了保护范围相对较小的封闭式权利要求,从而导致其获得授权的权利要求没有其预想的保护范围大,那么,专利权人只能接受这种后果。也就是说,在授权以后的专利侵权诉讼程序中,如果专利权人主张其封闭式权利要求并未排除其他未限定的组成部分,该主张违背社会公众根据《审查指南》和权利要求的用语对封闭式权利要求作出的解释,应当不予支持。更深层次的理由在于,在有充分的机会主张更宽保护范围的权利要求而没有这么做的专利权人与更为普遍的社会公众之间,应当由专利权人承担未能为其发明或者实用新型确定更有利的权利要求表达方式的代价。
 
综上,为了维护社会公众对专利权利要求保护范围的信赖,在专利侵权诉讼程序中确定专利权的保护范围时,对于封闭式权利要求,一般应当解释为不含有该权利要求所述以外的结构组成部分或者方法步骤。上述解释与自1993年以来的《审查指南》的明确规定和长期的专利法实践保持了一致,也是对社会公众基于相关规定业已形成的稳定预期的尊重,有利于维护权利要求解释规则的确定性和可预见性。此外,上述解释规则看似严格,但并不会对专利权人的利益造成损害,专利权人在申请专利时可以根据具体情况在开放式、封闭式、活性成分封闭、部分封闭等多种方式中选择恰当的撰写方式,从而获得恰当的保护范围。因此,上述解释规则能够合理平衡专利权人与社会公众的利益。
 
(二)如何确定涉案专利权利要求2的保护范围
 
根据专利法第五十六条第一款的规定,发明专利权的保护范围以权利要求的内容为准,说明书和附图可以用于解释权利要求。本案中,涉案专利属于化学领域的组合物专利,权利要求2采用了“由……组成”这一措词对组合物的组分进行限定。参照2001年版《审查指南》第二部分第十章“关于化学领域发明专利申请审查的若干规定”中第3.2.1节的规定,涉案专利权利要求2属于组合物封闭式权利要求。在专利侵权诉讼程序中确定组合物封闭式权利要求的保护范围时,应当参照《审查指南》的相关规定,即,组合物封闭式权利要求表示要求保护的组合物仅由权利要求所限定的组分组成,没有别的组分,但可以带有杂质,该杂质只允许以通常的含量存在。因此,涉案专利权利要求2要求保护的注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁冻干粉针剂中,仅由三磷酸腺苷二钠与氯化镁组成,除可能具有通常含量的杂质外,别无其他组分。
 
胡小泉辩称,涉案专利权利要求2要求保护的产品在制备过程中加入了辅料氢氧化钠和水,同样也有辅料存在。首先,涉案专利权利要求2作为独立权利要求,属于产品权利要求,其采取的封闭式限定,系针对产品的组成及其配比而言,与产品的制备过程中是否添加其他组分无关。其次,在生产药品过程中加入氢氧化钠,并不必然说明最终产物中也含有这一辅料。根据《药剂辅料大全》和《药用辅料应用技术》中的记载,药剂辅料是生产药物制剂的必备材料。根据《中华人民共和国药品管理法》第一百零二条规定的药品辅料的定义,辅料是指生产药品和调配处方时所用的赋形剂和附加剂。涉案专利说明书和权利要求1中均记载了在药品制备的过程中“加入氢氧化钠”的步骤,因此,氢氧化钠应当属于在药品制备过程中加入的辅料,是辅料中的pH调节剂。根据化学领域的基本常识,向酸性溶液中加入氢氧化钠调节pH值至弱酸性或中性后,氢氧化钠必然将被中和,固体粉针剂中不会含有氢氧化钠。综上,本领域技术人员在阅读了涉案专利说明书及权利要求书后,也不会认为涉案专利权利要求2要求保护的产品中含有氢氧化钠。因此,胡小泉的相应辩称理由不能成立。
 
胡小泉在其针对再审申请书提交的答辩意见中还辩称,国家知识产权局对于封闭式或开放式权利要求的判定标准是按照活性成分的选择来界定的,并不考虑辅料的存在与否。因此,涉案专利权利要求2仅对活性成分封闭。然而经本院查明,根据国家知识产权局针对涉案专利发出的第二次审查意见通知书,涉案专利申请人在实质审查过程中曾试图将说明书和权利要求修改为“主要成分由三磷酸腺苷二钠与氯化镁组成”,但被认为不符合专利法第三十三条关于修改的规定,未能得到允许。涉案专利申请人亦未坚持,而是修改为目前授权后的权利要求。从修改过程以及授权的权利要求2的表述来看,涉案专利申请人最终并没有采取活性成分封闭的限定方式。在授权后的专利侵权诉讼中,涉案专利申请人主张应当将涉案专利权利要求2理解为活性成分封闭,与上述客观事实相悖,亦与禁止反悔原则相悖。此外,泰盛公司和特利尔分公司向本院提交的相关专利文件表明,国家知识产权局授权的开放式和封闭式药物组合物权利要求中均可以含有辅料,且封闭式药物组合物权利要求也不是仅仅对活性成分封闭。因此,胡小泉关于实质审查程序中国家知识产权局认为涉案专利权利要求2仅对活性成分封闭的辩称理由不能成立。
 
胡小泉另辩称,根据专利法实施细则和《审查指南》关于必要技术特征的规定以及涉案专利要解决的技术问题,辅料可以由公知常识通过简单实验确定,不属于必要技术特征,因此不必写入权利要求中。首先,2001年修订的专利法实施细则第二十一条第二款规定,“独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征。”2001年版《审查指南》第二部分第二章第3.1.2节规定:“必要技术特征是指,发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征,其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案,使之区别于背景技术中所述的其他技术方案”。根据上述规定可知,必要技术特征的要求是为了保证独立权利要求能够完整地反映发明或者实用新型的技术方案而提出的,是对权利要求需要具备的技术特征提出的最低限度的要求。此外,辅料是否属于必要技术特征,还需要根据辅料的具体类型、含有该辅料的技术方案或者由该辅料和其他组分组成的技术方案及其背景技术作出具体分析和判断。最后,根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条的规定,人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围,应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。可见,我国专利侵权判定采用全面覆盖原则,无需区分必要技术特征与非必要技术特征。最为关键的是,专利申请人在遵循专利法实施细则第二十一条第二款的要求下,即撰写的权利要求不缺少必要技术特征的情况下,还应当遵循《审查指南》关于权利要求撰写的明确规定。因此,胡小泉关于辅料属于非必要技术特征、不必写入权利要求的辩称理由不能成立。
 
综上,涉案专利权利要求2明确采用了《审查指南》规定的“由……组成”的封闭式表达方式,属于封闭式权利要求,其保护范围应当按照对封闭式权利要求的一般解释予以确定,即,涉案专利权利要求2要求保护的注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁冻干粉针剂仅由三磷酸腺苷二钠与氯化镁组成,除可能具有通常含量的杂质外,别无其他组分。辅料并不属于杂质,辅料也在涉案专利权利要求2的排除范围之内。原再审判决认为涉案专利权利要求2不应理解为不包括辅料成分错误,本院予以纠正。
 
(审判长 金克胜 代理审判员 郎贵梅 代理审判员 杜微科)
 
案例简评:
 
本案涉及封闭式组合物权利要求,权利要求解释看似简单,但是,考虑到化学领域的技术特点,使得确定合理的解释方式也并非易事。这再一次表明站在本领域技术人员的角度,客观解释权利要求的重要性。具体而言,首先,专利权人主张权利要求保护的产品制备过程中也加入了相关辅料,但是,这并不能证明权利要求最终保护的产品中也存在上述辅料,权利要求的已经明确限定不含其它辅料;其次,封闭式权利要求并不存在仅对活性成分封闭,而对辅料不封闭的说法,辅料与不可避免的杂质不同,其也属于组合物中重要的组分,封闭式权利要求限定的组分包括活性成分及辅料;再次,专利侵权判定采用“全面覆盖原则”,不区分必要技术特征或非必要技术特征,只要在权利要求限定为封闭式权利要求,即意味着其明确排除了其他组分的存在,而不是因为其他组分为非必要技术特征而没有写入权利要求。
 
小结
 
理解封闭式权利要求的解释方式,其实需要理解开放式权利要求和封闭式权利要求这两种撰写方式的用意。封闭式权利要求的撰写方式,就是为了限定权利要求的技术方案只能由特定的组分、部件或方法步骤相互作用,天然地已经将权利要求所述特征之外的其他特征予以排除,因此,在专利侵权诉讼程序中,不能通过权利要求解释而将其他特征再纳入到权利要求的保护范围之内。
在实际案件中,难点在于需要站在本领域技术人员的角度,判断哪些特征是封闭式权利要求已然排除出去的特征,而哪些特征是不必然排除的,例如,对于组合物权利要求,无法避免的合理数量的杂质,其并非是封闭式权利要求排除的内容。
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