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专利侵权诉讼-权利要求中功能性特征的解释

发布时间:2020-07-27 17:25
所属栏目:法律学堂
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8     功能性特征的解释

权利要求中的功能性特征是指采用技术手段的功能或效果描述技术方案的特征,由于功能性特征没有采用具体技术手段进行限定,其含义显然非常宽泛,因而,在专利侵权诉讼程序中,对于功能性特征的解释进行了一定的限缩。这意味着,在专利侵权诉讼中,如果某一个特征被认定为功能性特征,其含义实质上会变得非常狭窄,这使得在很多案件中,对于某一个特征是否为功能性特征,以及如果该特征被认定为功能性特征之后,该如何解释,成为双方争议的焦点。本节就将阐释这两个问题。

8.1 功能性特征的含义

专利侵权司法解释二第8条规定,功能性特征,是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等,通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征,但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。
 
专利审查指南第二部分第二章规定,“通常,对产品权利要求来说,应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明。只有在某一技术特征无法用结构特征来限定,或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当,而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下,使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的”。
 
产品权利要求一般采用具体的结构、组分、部件等特征进行限定,方法权利要求一般采用具体的步骤、条件等特征来进行限定,但是,有时如果采用具体的特征进行描述,会导致保护范围过于狭窄,例如,为了描述两个部件相连接,具体的连接方式可以是铆接、螺栓连接等机械连接方式,也可以是焊接、粘接等方式,既可以是固定连接,也可以是活动连接,但是,在权利要求中只需要记载“两部件相连接”这样的技术效果特征,就可以概括上述所有的连接方式。有时,采用具体的特征反而无法清楚地描述技术方案,只能采用功能性的特征进行描述,例如,两个部件的外壳尺寸相互配合,具体的配合方式可能是多种多样的,实施例中通过附图给出其中一种配合方式,在权利要求中只能采用功能性特征“两部件外壳尺寸相互配合”来进行描述。
例外的情形是,对于有些功能性特征,经过长期使用,本领域技术人员已经明确其指代的具体实施方式,例如,变压器、放大器、消毒液等特征,或者,通过权利要求本身的记载,本领域技术人员已经可以确定其具体实施方式的特征,这些特征的含义实质非常明确,一般不再认为其还属于含义宽泛的功能性特征。
 
 
相关法条链接
 

《专利侵权司法解释二》

第八条 功能性特征,是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等,通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征,但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。 

与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比,被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段,实现相同的功能,达到相同的效果,且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的,人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。

 

8.2 功能性特征的解释

在专利申请、无效程序和专利侵权诉讼程序中,对于功能性特征的解释规则不同。
 
在专利申请、无效程序中,按照专利审查指南第二部分第二章的规定,“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征,应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。对于含有功能性限定的特征的权利要求,应当审查该功能性限定是否得到说明书的支持。如果权利要求中限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成的,并且所属技术领域的技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成,或者所属技术领域的技术人员有理由怀疑该功能性限定所包含的一种或几种方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题,并达到相同的技术效果,则权利要求中不得采用覆盖了上述其他替代方式或者不能解决发明或实用新型技术问题的方式的功能性限定”。
 
在专利侵权诉讼程序中,根据专利侵权司法解释一第4条的规定,对于功能性特征,“应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式,确定该技术特征的内容”。
在专利申请、无效程序中,对功能性特征的解释非常宽泛,包含了所有能够实现所述功能的实施方式,这其实对专利权人提出了更高的要求,因为权利要求中的功能性特征如果可以得到说明书的支持,必须要确保本领域技术人员基于说明书的实施例,可以认识到该功能性特征的所有实施方式,而且功能性特征的所有实施方式都可以解决本发明的技术问题;此外,只要现有技术中公开了任何一种功能性特征的实施方式,就可以认为公开了该功能性特征。因此,专利申请、无效程序中,对功能性特征采用宽泛的解释方式,实质是对专利权人采用功能性特征予以更加严格的要求,促使专利权人尽量避免使用功能性特征。
 
在专利侵权诉讼程序中,将功能性特征的含义直接限缩为说明书中具体实施方式及其等同的方式,这使得含有功能性特征的权利要求的保护范围大为缩小和明确,避免了功能性特征带来的保护范围过于宽泛的问题。值得说明的是,将功能性特征限缩为说明书的具体实施方式及其等同的方式,并非是将说明书的具体实施方式所记载的所有内容都引入到权利要求中,根据上述专利侵权司法解释二第8条第2款的规定,确定功能性特征的内容,只需要根据说明书具体实施方式中记载的实现所述“功能或者效果不可缺少的技术特征”来进行确定即可。
 
 
相关法条链接
 

《专利侵权司法解释一》

第四条 对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征,人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式,确定该技术特征的内容。

 

本节主要讲解对于权利要求中的功能性特征如何进行解释,对于含有功能性特征的权利要求的侵权认定,将在后续章节中再次予以详细介绍。

 

8.3  案例阐释

案例一:深圳市华泽兴业科技有限公司与广州同明太阳能科技有限公司侵害实用新型专利权纠纷案【(2018)最高法民申1018号】

案例来源:最高人民法院知识产权案件年度报告(2018)               
裁判要旨:功能性特征除外情形的认定。对于包含有特定功能、效果的技术特征,本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的,该技术特征不属于“功能性特征”。
案情简介:
涉案专利是专利号为201320102793.9、发明名称为“一种太阳能灯及其包装盒”的实用新型专利,专利权人为株式会社岛野。
涉案专利的权利要求1为:
1、一种太阳能灯,其特征在于,包括:灯罩、灯体、后盖、光源、电路板、电池、散热板、防水圈、防水按钮;其中,所述灯罩包括:第一散热区和第一防水区;所述灯体包括:与所述第一散热区对应的第二散热区,以及与所述第一防水区对应的第二防水区;所述灯体底部与所述后盖连接;所述光源固定于所述散热板上,并与所述电路板连接;所述散热板位于所述灯罩与灯体之间,且在所述散热板的上表面和下表面的周缘上设置有防水圈,经所述防水圈将所述灯罩扣合于所述灯体上,使所述第一防水区与所述第二防水区相对密闭连接;防水按钮设置于所述灯体上;所述电池、散热板、光源、电路板封装于所述灯体内。
涉案专利保护的太阳能灯,可以同时具备散热和防水的性能,将灯罩、灯体划分出散热区和防水区,所述灯罩和灯体经由防水圈紧密扣合在一起。涉案专利的说明书记载:“本实用新型提供了一种太阳能灯,包括:灯罩1、灯体2、后盖3、光源4、电路板5、电池6、散热板7、防水圈8、防水按钮9;其中,所述灯罩1包括:第一散热区11和第一防水区12;所述灯体2包括:与第一散热区11对应的第二散热区,以及与第一防水区12对应的第二防水区;所述灯体2底部与所述后盖3连接;所述光源4固定于所述散热板7上,并与所述电路板5连接;所述散热板7位于所述灯罩1与灯体2之间,且在所述散热板7的上表面和下表面的周缘上设置有防水圈8,经所述防水圈8将所述灯罩1扣合于所述灯体2上,使所述第一防水区12与所述第二防水区相对连接;防水按钮9设置于所述灯体2上;所述电池6、散热板7、光源4、电路板5封装于所述灯体2内”。

涉案专利附图
被诉侵权人认为,权利要求1中的“第一散热区”“第二散热区”属于功能性特征,应当根据涉案专利说明书的记载,理解为设置散热孔或者与之等同的实施方式。被诉侵权产品没有设置任何孔、条或间隙,与涉案专利说明书和附图所描述的实现散热功能的具体实施方式既不相同也不等同。
 
而二审法院则认定“第一散热区”“第二散热区”不属于功能性特征,进而得出侵权的结论
 
裁判文书摘录:
 
本院认为,本案争议焦点问题是:(一)权利要求1中“第一散热区”“第二散热区”是否属于《解释》第四条规定的“功能性特征”;(二)被诉侵权产品是否落入权利要求1的保护范围;(三)二审法院确定的赔偿数额是否存在错误。
(一)权利要求1中“第一散热区”“第二散热区”是否属于《解释》第四条规定的“功能性特征”

 
华泽兴业公司认为,“第一散热区”“第二散热区”属于《解释》第四条规定的“功能性特征”,所述特征的含义应解释为说明书具体实施方式部分第0032段记载的“第一散热区和/或第二散热区上设置有散热孔”,以及与之等同的实施方式。本院对此不予支持,具体理由如下:
 
首先,《解释》第四条规定:“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征,人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式,确定该技术特征的内容。”上述规定中的“权利要求中以功能或者效果表述的技术特征”在司法实践中通常被称为“功能性特征”,是一类性质较为特殊的技术特征。其以技术特征拟实现或者达到的功能、效果,而不是实现该功能、效果的具体技术手段来限定权利要求的保护范围,导致“功能性特征”的字面含义十分宽泛,涵盖了所有能够实现该功能、效果的具体实施方式,不论该实施方式是涉案专利申请日之前已有的,还是申请日之后新发现、发明的,也不论权利人在申请日是否知晓,又或者是否在说明书中公开。其次,在《专利审查指南》第二部分第二章中,虽然规定允许在权利要求中使用功能或者效果特征来限定发明,但与此同时,也针对此类技术特征作出了诸多限制性规定,要求“尽量避免使用”。相应地,如果在专利侵权诉讼中仍然按照权利要求解释的一般规则,将“功能性特征”的保护范围解释为包含实现该功能、效果的全部实施方式,将导致专利权的保护范围与专利的创新程度和公开内容不相匹配,不可避免地会给后续的改进和创新带来不应有的限制,给科学技术发展和经济社会进步带来负面影响。因此,《解释》第四条对于“功能性特征”的解释作出特别规定:“……应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式,确定该技术特征的内容。”以使得专利权的保护范围与其创新程度和说明书、附图公开的内容相适应,维护社会公众与权利人的利益平衡,为后续改进和创新留下必要的空间。
 
其次,由于“功能性特征”在专利侵权诉讼中的解释是一种限缩性解释,故争议技术特征是否属于“功能性特征”的认定对于专利权的保护范围具有重要影响。因此,在解释权利要求,确定专利权的保护范围时,通常需要首先认定争议技术特征是否属于“功能性特征”。对此,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(简称《解释(二)》)第八条进一步规定:“功能性特征,是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等,通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征,但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。”根据该规定,在认定争议技术特征是否属于“功能性特征”时,不仅需要考虑技术特征文字本身的含义,还需将该技术特征纳入到权利要求限定的整体技术方案中进行理解。对于包含有特定功能、效果的技术特征,本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的,该技术特征不属于《解释》第四条规定的“功能性特征”。本案中,权利要求1中有关“第一散热区”“第二散热区”的限定包括:“所述灯罩包括,第一散热区和第一防水区;所述灯体包括,与所述第一散热区对应的第二散热区,以及与第一防水区对应的第二防水区。”第一,从上述限定可知,第一散热区和第一防水区是对于灯罩空间的区域划分,第二散热区和第二防水区则是对于灯体空间的区域划分。在位置关系上,第一散热区和第二散热区对应设置,第一防水区和第二防水区对应设置。对于本领域技术人员而言,热辐射散热是最为常见的散热方式,灯体、灯罩中的特定区域可以通过热辐射等方式散热属于本领域的公知常识。因此,“第一散热区”“第二散热区”本质上是对涉案专利产品灯体、灯罩的特定部分的区域划分。第二,根据权利要求1限定的整体技术方案,太阳能灯包括散热板,该散热板位于灯罩和灯体之间,通过散热板上下表面上的防水圈,将灯罩和灯体扣合,使第一防水区和第二防水区相对密封连接。在灯罩空间内,被防水圈密封的区域为第一防水区,除去第一防水区的区域即为第一散热区。在灯体空间内,被防水圈密封的区域为第二防水区,除去第二防水区的区域即为第二散热区。综上,本领域普通技术人员结合第一散热区以及第二散热区本身的含义以及权利要求1的整体技术方案,即可直接、明确地确定所述特征的具体实施方式,所述特征不属于用功能或者效果来限定保护范围,导致保护范围过于宽泛,应当根据《解释》第四条的规定进行限缩解释的情形。因此,对于再审申请人有关第一散热区、第二散热区属于“功能性特征”的申请再审理由,本院不予支持。
 
最后,虽然“功能性特征”的解释是一种限缩性的解释,但是这种限缩也是适度的,需要与专利的创新程度和公开的内容相适应。过于限制“功能性特征”的保护范围,亦不利于保护发明创造。对此,《解释(二)》第八条第二款规定:“与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比,被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段,实现相同的功能,达到相同的效果,且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的,人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。”根据上述规定,对于“功能性特征”的解释,应当根据说明书、附图中记载的实现该功能所“不可缺少”的技术特征作为依据,而不宜简单地将说明书、附图中与实现“功能性特征”的功能、效果有关的全部技术特征,均用于限定“功能性特征”的保护范围。由此,有利于鼓励专利权人主动公开与“功能性特征”的功能、效果有关的技术内容,丰富现有技术,便于社会公众更好地理解专利技术方案,亦可以让权利人无需顾虑由于公开的具体实施方式过于具体、细节,而导致“功能性特征”的保护范围受到不必要的限缩。综上,即使如再审申请人所主张的那样,将“第一散热区”“第二散热区”解释为“功能性特征”,在“结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式,确定该技术特征的内容”时,亦应当分析说明书中记载的相关具体实施方式中的具体情形,以实现“散热”功能的必要技术特征来确定保护范围,不能将说明书中记载的与“散热”有关的所有技术特征,均用来确定“第一散热区”“第二散热区”的保护范围。本案中,涉案专利说明书记载了“第一散热区”“第二散热区”具有多种实现散热的具体实施方式,设置散热孔仅是涉案专利说明书公开的一种优选方式。本领域普通技术人员根据涉案专利说明书,能够理解即使不设置散热孔,仅通过特定区域本身的热辐射方式也足以实现散热,即“设置散热孔”并不是实现“散热”必不可少的技术特征。综上,对于华泽兴业公司有关权利要求1中“第一散热区”“第二散热区”应解释为“通过设置散热孔或者与之等同的实施方式”的主张,本院亦不予支持。
 
(二)关于被诉侵权产品是否落入权利要求1的保护范围
 
被诉侵权产品具有内置的散热板,散热板上具有防水圈,同时散热板有4mm宽度的边缘部分裸露于防水区之外,即散热板具有裸露于防水区之外的部分。灯罩和灯体扣合之后,裸露于防水区之外的散热板与灯罩、灯体围成一定区域,该区域实现了将散热板传导的热量进行散热的功能。被诉侵权产品中裸露于防水区之外的散热板分别与灯罩、灯体围成特定区域,与权利要求1限定的“第一散热区”“第二散热区”相对应。因此,被诉侵权产品具有权利要求1限定的“第一散热区”“第二散热区”。再审申请人有关被诉侵权产品未落入涉案专利权保护范围的主张不能成立。
(审判长 王艳芳 审判员 毛立华 审判员 杜微科)
案例简评:
本案裁判理由部分完整的阐述了对功能性特征进行解释的步骤和考量因素。本案中,关键在于判断灯罩上的“第一散热区”和灯体上的“第二散热区”是否为本领域技术人员仅通过阅读权利要求“即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式”的特征。对于太阳能灯的技术领域,“散热区”就如同“变压器”一样,是本领域技术人员所熟知其具体实施方式的特征,权利要求限定灯罩被分为防水区和散热区,其中的“第一散热区”更接近于一种结构特征,本领域技术人员可以确定灯罩的结构组成,因而,上述特征不宜被认定为功能性特征。
 
 
小结
 
按照专利申请、无效程序中对功能性特征的解释方式,功能性特征覆盖了所有可以实现该功能的具体实施方式,这导致功能性特征的内容过于宽泛、不够明确。因此,在专利侵权诉讼阶段,司法解释将其含义限缩为说明书具体实施方式及其等同方式,以此平衡专利权人和社会公众的利益。但是,对功能性特征解释的限缩也适度的,其保护范围只应基于说明书具体实施方式中为实现该功能“必不可少”的特征及其等同方式来确定。因此,实际案例中,双方容易产生争议的问题就在于,权利要求中的特征是否为“功能性特征”,以及说明书具体实施例中的哪些特征是实现该功能“必不可少”的特征。而要回答这些问题,还是需要站位于本领域技术人员的角度,判断争议特征是否用功能或效果涵盖了过于宽泛的内容,还是实质是指代的是具体的实施方式。
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